вернуться на главную
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ И ОСУЩЕСТВИМОСТЬ
КАК ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ
Патентный поверенный В.Н.Дементьев (Москва, Vladimir.Dementiev@gowlings.com) считает, что в изменениях, внесенных Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ в главу 72 ГК РФ, прослеживается тенденция к ограничению прав на получение патента.
Ключевые слова: изобретение, промышленная применимость, осуществимость изобретения.
INDUSTRIAL APPLICABILITY AND FEASIBILITY AS REQUIREMENTS TO INVENTIONS
Patent attorney V.N.Dementjev (Moscow, Vladimir.Dementiev@gowlings.com) believes that changes to the Federal law of march 12, 2014 № 35-FZ in сhapter 72 of the Сivil Сode, there is a tendency to limit rights to obtain a patent.
Key words: invention, industrial applicability, practicability of the invention.
Одними из важных не только в правовом и практическом, но и в методологическом отношениях являются изменения главы 72 ГК РФ «Патентное право» в части требований, предъявляемым к охраноспособным изобретениям. Они выглядят следующим образом: осуществимость изобретения по документам заявки представлена в измененном законе как самостоятельное требование, соблюдение которого должно проверяться в соответствии с п. 2 ст. 1386 ГК РФ в процессе экспертизы по существу и в соответствии с п. 1, 2 ст. 1398 ГК РФ как самостоятельное основание оспаривания и признания недействительным выданного патента на изобретение. До внесенных в законодательство изменений указанное требование не было самостоятельным и входило в состав условия патентоспособности изобретений «промышленная применимость». Заметим, что понятие «осуществимость изобретения» здесь и далее используется как воплощающее содержание требования, сформулированного в законе как «достаточность раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники» .
Наделение условия патентоспособности «промышленная применимость» содержанием
требования осуществимости изобретения, а вернее замена первого вторым, была произведена более 20 лет назад. Обратимся к истории вопроса.
Промышленная применимость как одно из условий патентоспособности изобретений было введено впервые в отечественное законодательство законом СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г., ст. 1 которого гласила: «Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо» . Этот текст без изменения перешел в ст. 4 Патентного закона Российской Федерации 1992 г., а затем и в ст. 1350 ГК РФ.
Советское законодательство не оперировало этим критерием. П. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1974 г. (далее – Положение) изобретение определялось как «техническое решение задачи в любой области народного хозяйства» . Такое определение делало промышленную применимость имманентной любому изобретению, носящему технический характер.
Следует заметить, что техническое решение задачи как родовой признак понятия «изобретение» не был определен нормативными актами, и, соответственно, не существовало правил определения соответствия заявленного предложения этому признаку. Техническое решение воспринималось как материализуемое решение, которое может быть воплощено в каком-либо предмете или реализовано в процессе осуществления материальных действий. Проверка ограничивалась выяснением того, не относится ли предложение к категории, которые законодательство относило к принципиально неохраноспособным из-за их «нематериальности»: открытиям, правилам игры, организационным мероприятиям и другим, непосредственно указанным в нормативных актах.
Появление вначале в законе СССР «Об изобретениях», а затем и в Патентном законе РФ условия патентоспособности «промышленная применимость» с одновременным исчезновением определения изобретения как «техническое решение задачи» порождает вопрос: шла ли речь о простой словесной замене этих критериев в силу указания промышленной применимости в международных договорах, в которых СССР, а затем и Россия участвовали, в частности в Договоре о патентной кооперации (PCT), или же переход на исключительно патентную охрану диктовал особые, более жесткие условия предоставления охраны изобретениям? По мнению автора, нет оснований утверждать, что правильным является второй ответ. Более того, есть основания утверждать обратное: переход от государственной формы собственности на изобретения, закрепляемой выдававшимися в СССР авторскими свидетельствами, к частной, закрепляемой патентом за конкретным субъектом, по духу и сути принятых законов должен был сопровождаться ослаблением условий предоставления охраны.
Приведу один пример, непосредственно относящийся к промышленной применимости. Ст. 25 Положения определяла, что авторское свидетельство на лечебное вещество, способ профилактики, диагностики или лечения заболеваний людей или животных выдается лишь в случае, если они «апробированы в соответствии с действующим законодательством» . Под надлежащей апробацией понималось то, что сейчас называется разрешение на применение. Ничего подобного не было в упомянутом законе СССР «Об изобретениях», Патентном законе РФ, нет и в ГК РФ, то есть условия промышленной применимости указанныx объектов этими законами не только не ужесточены, а, наоборот, смягчены. Упомянутое разрешение на применение необходимо для введения лекарственного средства в гражданский оборот, а не для приобретения его патентной охраны.
Отмечу еще одно важное обстоятельство. Наличие результатов надлежащей апробации не было условием охраноспособности изобретения, оно было лишь условием выдачи авторского свидетельства. Изобретение признавалось охраноспособным, но выдача авторского свидетельства откладывалась до завершения апробации.
Что же происходит с промышленной применимостью далее, при принятии подзаконных нормативных актов? Происходит прямо противоположное сказанному: не ослабление, а ужесточение требований, предъявляемых к изобретениям. Роспатент 20 сентября 1993 г. вводит в действие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Правила), содержащие п. 19.5.1 «Проверка промышленной применимости», которым экспертам предписывается при проверке промышленной применимости устанавливать, содержат ли материалы поданной заявки:
указание назначения заявленного объекта изобретения;
описаны ли в них средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения;
данные, позволяющие убедиться, что в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.
Лишь при установлении, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, признавалось соответствующим условию «промышленная применимость» .
При внесении приказом Роспатента от 8 июля 1999 г. № 133 изменений в Правила изложенные выше требования были дополнительно ужесточены путем распространения их на любой пункт формулы изобретения (не только на независимый, но и на все зависимые). В таком виде они закреплены и в действующем Административном регламенте по изобретениям1, утвержденном приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327.
1 Патенты и лицензии. 2009. № 8. С. 17.
Формулируя перечисленные выше требования осуществимости изобретения как условия его патентоспособности (именно так они и названы, раздел 24.5 указанного регламента, в который они помещены в настоящее время, называется «Проверка патентоспособности изобретения»), разработчики, во-первых , вышли за рамки компетенции госорганов, утверждавших их, во-вторых , совершили методологическую ошибку, спутав содержание, каким является изобретение, с формой выражения его сущности, его описанием.
Правовая ошибка заключается в том, что законодатель ограничил компетенцию Роспатента, во-первых , разработкой и изданием «правил и разъяснений по применению законодательства (выделено мною. – В.Д. ) Российской Федерации в области охраны промышленной собственности» (п. 5 Положения о Комитете Российской Федерации по патентам и товарным знакам, утвержденного указом Президента РФ от 12 февраля 1993 г. № 223), во-вторых , определил, что эти правила могут относиться к документам заявки на изобретение, но не к самому изобретению (п. 3 ст. 16 Патентного закона РФ). Требования к самому изобретению определены законом и не могут быть изменены органом исполнительной власти. Заметим, что и Минобрнауки, являвшийся на момент утверждения соответствующего административного регламента «федеральным органом исполнительной власти, осуществлявшим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности» , был наделен согласно ст. 1374 ГК РФ правом устанавливать требования опять-таки к документам заявки на изобретение, а не к самому изобретению.
Теперь обратимся к методологической ошибке, которая, пожалуй, и предопределила правовую, – смешение изобретения как некоей идеи и формы ее объективирования вовне, что в философском аспекте представляется как смешение содержания и формы. Нет нужды доказывать, что изобретение есть результат интеллектуальной, умственной деятельности и первоначально возникает, как правило, в виде некоей идеи. Она имеет определенное содержание и, конечно, некую форму, о которой трудно говорить, что она из себя представляет, до тех пор, пока она не объективирована автором вовне, и он носит ее в своей голове. Но, что важно в контексте данной статьи, уже на этом этапе автор может установить новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость этой идеи. Это доказывает первичность и определенную независимость идеи от формы ее выражения. Последняя может быть самой различной: устное сообщение, чертеж, опытный образец и, наконец, описание изобретения. К последнему и предъявляются требования раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления. Приведенные в начале статьи изменения ст. 1286 и 1298 ГК РФ исправляют указанные ошибки госорганов и отделяют «мух от котлет», то есть требования к документам заявки на изобретение от требований к самому изобретению.
Несколько практических соображений по поводу оценки соответствия заявленных изобретений и их описаний анализируемым требованиям. Что касается промышленной применимости, то оценка ее в новом, освобожденном от бремени осуществимости виде должна быть крайне простой. В качестве основы для нее может быть воспринят подход, основанный на мировой практике, обобщенной в таком акте, как РСТ. Согласно ст. 33(4) PCT «изобретение считается промышленно применимым, если оно по своей природе может быть осуществлено или использовано (в технологическом смысле) в какой-либо отрасли промышленности» . Речь в данной норме идет не об описании изобретения, и даже не о его сущности, а о природе изобретения. Ее непротиворечие общепризнанным законам природы – достаточное основание для признания изобретения промышленно применимым. Теоретическая, принципиальная возможность реализации изобретения делает его промышленно применимым.
При весьма высокой вероятности, что в подзаконных нормативно-правовых актах в отношении требования «осуществимость изобретения» будет сохранена устоявшаяся практика ее оценки по трем перечисленным выше субкритериям, хотелось бы сделать в отношении нее некоторые критические замечания. Первое заключается в том, что распространение этого требования на зависимые пункты формулы, произошедшее в 1999 г., не было мотивированным. Оценка промышленной применимости и осуществимости изобретения (не важно – как самостоятельного требования или как входящего в состав условия промышленной применимости) должна ограничиваться независимыми пунктами формулы, то есть должен применяться единый подход ко всем условиям патентоспособности и выдачи патента. Как известно, новизна и/или изобретательский уровень независимого пункта формулы предопределяет соответствие этим критериям и любого зависимого пункта.
Такому подходу имеется и правовое обоснование: в законе говорится о достаточности раскрытия в документах заявки сущности заявленного изобретения. Эта сущность характеризуется (концентрируется) именно в независимом(ых) пункте(ах) формулы. Заявитель может вообще ограничиться лишь этим пунктом.
Второе замечание касается необходимости указания в материалах заявки назначения заявленного изобретения. В принципе это требование представляется правомерным, но на практике оно иногда доводится до абсурда. В качестве примера приведем извлечение из запроса экспертизы по существу по одной из заявок моего клиента:
«… в родовом понятии п. 1 представленной формулы, выраженном как «абразивный инструмент», использована необоснованно широкая степень обобщения признака, которая не отражает в таком виде конкретное назначение изобретения и не соответствует приведенным в данном пункте признакам, а также описанию. Выявленный недостаток может быть устранен путем корректировки характеристики родового понятия, которое, по мнению экспертизы, может быть сформулировано, например, в виде «Абразивный инструмент для чистовой обработки поверхности канала со сложной расширяющейся внутрь обрабатываемой детали конфигурацией» (выделено мною. – В.Д. ).
Достаточно взять в руки технический словарь, чтобы убедиться, что понятию «абразивный инструмент» имманентно его назначение: для обработки материалов резанием абразивными зернами. Предлагаемая же экспертом «конкретизация» назначения сводит объем изобретения к минимуму. При установлении факта использования изобретения в случае предполагаемого нарушения патента родовое понятие рассматривается наряду с другими признаками независимого пункта формулы и использование того же самого абразивного инструмента для обработки каналов не с расширяющейся внутрь конфигурацией, а с сужающейся с большой вероятностью будет признано не нарушающим патент. К сожалению, эксперты ФИПС, имеющие дело исключительно с приобретением патентного права, нередко не задумываются о том, как их экспертная практика сказывается на реализации этого права.
Вопрос о назначении изобретения возникает и в случаях, когда это назначение многогранно. Приходится рассчитывать лишь на здравый смысл эксперта при подаче заявки на «жаропрочный сплав», что он не потребует указания в формуле конкретного назначения сплава, а значит, не ограничит изобретение этим назначением.
Промышленная применимость в ее нынешнем толковании является «эффективным» средством для ограничения объема изобретения в процессе экспертизы заявок, а также в оспаривании выданных патентов. Опираясь именно на этот критерий, экспертиза, в частности, отказывает в характеристике какого-либо признака в виде реализуемой им функции из-за отсутствия соответствующих нескольких примеров осуществления изобретения с различными формами выполнения такого признака. Такой подход представляется правомерным лишь при одном условии: экспертиза должна обосновать свою позицию. Например, тем, что раскрытый в заявке способ получения ряда химических соединений не может быть использован для какой-либо части этих соединений из-за их различной химической природы. Ничего экстраординарного в такой постановке вопроса нет. Речь идет о принятии экспертизой, Роспатентом ненормативного правового акта, и он, как госорган, обязан доказать «наличие обстоятельств, послуживших основанием для его принятия» . Именно такую диспозицию определяет законодатель, в частности, для стадии судебного оспаривания принятого госорганом решения.
Так, часть 5 ст. 200 АПК РФ предусматривает обязанность доказывания органом соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения. Именно такой подход продемонстрировали последовательно Арбитражный суд г. Москвы, Девятый апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № А 40-110460/2012, отменяя решение Роспатента о признании недействительным патента РФ № 2148400 из-за несоответствия изобретения именно условию промышленной применимости. Особенно четко он зафиксирован в постановлении апелляционной инстанции от 9 июля 2013 г.: «…для отрицания промышленной применимости в силу статьи 4 Закона Роспатентом должны быть приведены доказательства, свидетельствующие о принципиальной невозможности использования изобретения по указанному назначению в промышленности, в том числе в здравоохранении. Таких доказательств не было представлено» .
Данный судебный вердикт крайне важен еще и потому, что суд впервые отделил осуществимость изобретения от промышленной применимости:
«…Незаконность решения Роспатента обусловлена тем, что, как видно из самого оспариваемого акта, патент был признан недействительным не на основании нарушений подлежащих применению пункта 1 статьи 4 Патентного закона и пункта 19.5.1 Правил ИЗ, в которых раскрыты критерии оценки промышленной применимости изобретения, а на основании пункта 2.1.4.5 Правил ИЗ «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения» (стр. 9, строка 19 решения Роспатента), который не подлежит применению для оценки соответствия заявленного изобретения названному условию патентоспособности. Доказательств, что пункт 3.2.4.5 Правил подлежал применению при оценке промышленной применимости изобретения по патенту, Роспатентом не представлено. Между тем, отсутствие сведений, подтверждающих возможность осуществления изобретения в патенте, не является основанием для признания его недействительным в силу статьи 1398 ГК РФ» .
Теперь в измененной ст. 1398 ГК РФ такое самостоятельное основание оспаривания патента, наряду с несоответствием изобретения условиям патентоспособности, предусмотрено (несоответствие документов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления), однако следует иметь в виду, что оно применимо лишь к патентам, выданным по заявкам, поданным после 1 октября 2014 г.
В использовании критерия «промышленная применимость» для сужения объема правовой охраны изобретений прослеживается, по мнению автора, общая тенденция к ограничению прав на получение патента. Она явно просматривается в изменениях главы 72 ГК РФ «Патентное право» Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ. Ограничения по дополнению материалов поданной заявки, изменению формулы, расширение уровня техники для оценки новизны полезных моделей – вот далеко не полный перечень новелл законодательства не в пользу заявителей. С другой стороны, расширяются возможности и права третьих лиц, о чем свидетельствует, в частности, допуск их к процессу экспертизы заявок или расширение прав преждепользования и послепользования за счет включения в них наряду с тождественными эквивалентных решений.
Не спорю, некоторые из этих изменений логичны и обоснованны, но указанная тенденция налицо. Представляется, что коренная, глубинная причина этого факта – наша российская ментальность, генетическая память. На протяжении 70 лет (жизни трех поколений) патент как форма охраны изобретений рассматривался как чуждый нам не только с экономической, но и с идеологической точки зрения. В 60-е гг. прошлого столетия автор работал экспертом ВНИИГПЭ и помнит попытки изъятия самого термина «патент» , реализованные, в частности, при переходе СССР на Международную патентную классификацию (МПК), переименованную у нас в Международную классификацию изобретений (МКИ).
Патентование изобретений – это инвестиции в экономику страны. И дело не в патентных пошлинах, которые также не лишние для госбюджета, а в том, что за ними стоят новые продукты и технологии, которые не придут к нам без обеспечения им адекватной патентной охраны.
Список литературы
1. Дементьев В.Н. О тождественности технических решений//Вопросы изобретательства. 1982. № 7.